本案在联邦地方法庭审理时被告申请了简易判决,法院于2002年8月20日以专利权利穷竭为主要理由而做出了被告不侵权的判决。后LGE上诉到美国联邦巡回上诉法庭(Court of Appeals for the Federal Cricuit; 下称CAFC),CAFC推翻地方法院见解转而支持LGE的论点而认定由于Intel对于广达的通知使得该微处理器芯片组的销售已经成为了附条件的销售(conditional sale)而无权利穷竭,与2006年7月7日裁定撤销判决,发回重审。广达对CAFC的判决选择向最高法院提出上诉并于2007年9月25日受理。最高法院于2008年1月16日举行言词辩论,最终于2008年6月8日做出了不利于LGE的判决。
本案的另一个争论焦点在于当事人是否可以基于契约自由来排除专利权穷竭。就此CAFC在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F。2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)中持肯定意见。专利权人Mallinckrodt销售专利医疗用品给给医院,并且在该医疗用品上皆标示了[限单次使用]。而医院却将用后之医疗用品回收并交给被告Medipart处理以供医院再次加以利用。由于CAFC于Mallinckrod案认定当事人可以约定排除权利穷竭,因而使得权利穷竭原则只能适用于“未附条件之贩卖”的情形。也就是说,当事人如果在合同中约定而成为附条件的销售,那么权利穷竭原则会因为与合同之条件相冲突而不适用。
那么在Quanta Company v LG Electronics案中,为什么最高法院没有认同Mallinckrod案的理由呢?考察专利权穷竭原则之所以不适用于附条件买卖或授权协议,其理由就在于明示的附条件契约通常可以合理推论,合同当事人双方所协商的价格只是反映了“使用”该专利的价值。换言之,从价值衡平的观点来看,附条件买卖或授权协议之专利人,之所以明示排除权利穷竭的原因在于并未向合同它方当事人收取全额的专利费。 在Quanta Company v LG Electronics案中,LGE完全授权Intel及Intel有权销售给广达后,专利权人LGE对任何人主张该买卖标的物专利权的权利已经穷竭。虽然专利权人可以在合同中设定附条件条款,但条件的违反只是合同上义务的违反,合同当事人可以依合同法寻求救济,但不能据此主张专利权未穷竭主张专利侵权。最高法院的判决结果很好的厘定了契约自由和专利穷竭原则间的合理界限。
四、总结
随着美国最高法院对该案的判决尘埃落定,引发的后续讨论及其影响则会持续很长一段时间。该案给我们的启示:除了应当厘定契约自由和权利穷竭之间的界线,还要有个案判断,针对个别发明内容及其上下游的具体分工模式,框清谁的产品在实施“专利的必要技术特征(embodying essential features)” 且“无合理不侵害用途(has no reasonable non-infringing use)”,并以之为收取专利费的依据。简单说就是谁使用了专利的必要技术特征谁就付费。具体到这个案子说就是,若某一专利内容若是:(1)其必要技术特征在于核心零部件(微处理器或芯片组),则由上游零组件厂商就使用该技术特征负责;(2) 其必要技术特征不在于核心零部件而在于与该零部件搭配的其它零件上,则应当由其它零部件商负责;(3) 其必要技术特征不在于核心零部件而在于与其它电脑零件的组合和系统上,则由组合系统者来负责。